A equipe do Departamento Jurídico da Moeller IP, em colaboração com colegas locais experientes, alcançou uma decisão favorável muito importante para seu cliente, que acreditamos ser de interesse para aqueles que enfrentam situações semelhantes.
Fatos Relevantes do Caso
Em 26 de agosto de 2005, a Bayer Healthcare LLC (doravante “BAYER”) apresentou um pedido de patente junto ao ONAPI relacionado a uma composição farmacêutica e métodos para sua preparação.
Após quase dezesseis anos, durante os quais várias análises técnicas foram realizadas e diferentes recursos administrativos interpostos durante o processo de tramitação foram resolvidos, o ONAPI concedeu a patente em 29 de abril de 2021, com uma duração de 20 anos a partir da data de depósito, sendo esta inextensível de acordo com a redação original do Artigo 27 da Lei Número 20-00.
Posteriormente, em 29 de junho de 2021, a BAYER apresentou ao ONAPI um “pedido de compensação do prazo de validade da patente, por mais três anos”, o qual foi negado em 5 de julho de 2021. O principal argumento do ONAPI foi que só era possível invocar a figura da compensação de prazo para pedidos com data de depósito nacional a partir de 1º de março de 2008, devido à entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio (DR-CAFTA) e ao Princípio da Irretroatividade da Lei previsto no Artigo 110 da Constituição.
Em 28 de julho de 2021, a BAYER interpôs um recurso administrativo junto ao Diretor do Departamento de Invenções do ONAPI, que foi rejeitado em 23 de fevereiro de 2023, com os mesmos argumentos utilizados anteriormente pelo ONAPI. A decisão afirmou que o prazo de validade de uma patente é “de vinte (20) anos inextensíveis, contados a partir da data de depósito do pedido na República Dominicana.”
Essa decisão foi apelada pela BAYER em 5 de julho de 2023, levando à decisão discutida aqui, emitida em 26 de março de 2024, pela Primeira Câmara do TSA.
Análise da Decisão do TSA
O TSA citou primeiro o Artigo 52 da Constituição Dominicana, que reconhece e protege “o direito de propriedade exclusiva sobre obras científicas, literárias, artísticas, invenções e inovações… pelo tempo, na forma e com as limitações estabelecidas pela lei.” Assim, os direitos de exclusividade gerados por uma patente devem estar no marco do respeito à lei. Portanto, o Estado e suas autoridades devem garantir uma alocação eficiente dos direitos de exclusividade de acordo com o Princípio da Legalidade, para evitar um impacto negativo significativo na sociedade.
O TSA então analisou tanto o Artigo 27 da Lei nº 20-00, utilizado pelo ONAPI para justificar sua decisão de negar o pedido de compensação, quanto o Artigo 2 da Lei nº 424-06, que trata da implementação nacional do DR-CAFTA.
Estrutura Legal e o Princípio da Irretroatividade
O Artigo 2 alterou o Artigo 27 da Lei nº 20-00, introduzindo a figura de compensação por atrasos injustificados não imputáveis ao requerente:
“Artigo 2. O Artigo 27 da Lei 20-00 sobre Propriedade Industrial passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Artigo 27.- Prazo da patente. A patente tem duração inextensível de vinte (20) anos, contados a partir da data de depósito na República Dominicana, exceto conforme previsto nos parágrafos deste artigo.’
‘Parágrafo 1. Compensação por atrasos injustificados no prazo da patente.’
- A pedido do titular de uma patente de invenção, o prazo de validade pode ser prorrogado uma única vez, até um máximo de três (3) anos, após avaliação pela Diretoria de Invenções em casos de atrasos irrazoáveis imputáveis à Diretoria, definidos como atrasos superiores a cinco (5) anos da data de depósito ou três (3) anos da data do pedido de exame substantivo, o que ocorrer mais tarde.’
Além disso, o TSA citou o Artigo 33 da Lei nº 424-06, que estabeleceu que a figura de compensação por atrasos injustificados introduzida pelo novo Artigo 27 entraria em vigor um ano após a entrada em vigor do DR-CAFTA, em 1º de março de 2008.
Conclusão e Decisão Final
No parágrafo 33 de sua decisão, o TSA afirmou claramente:
“É correto manter que a data de concessão da patente é o fator determinante para o pedido de compensação do prazo de validade. Isso se baseia em uma lógica sólida, pois um prazo que ainda não foi concedido não pode ser prorrogado. Assim, a data de concessão torna-se o ponto de referência lógico para o pedido de compensação, uma vez que é quando o direito se materializa.”
Como resultado, em 4 de julho de 2024, o Diretor do Departamento de Invenções do ONAPI emitiu a Resolução nº 200-2024, concedendo o período máximo de compensação permitido para a patente nº P2005000169 da BAYER, estendendo sua validade até 26 de agosto de 2028.
Implicações para Casos Semelhantes
A confirmação do TSA sobre a relevância da data de concessão, em vez da data de depósito proposta pelo ONAPI, para a extensão da validade de patentes afetadas por atrasos injustificados não imputáveis ao requerente, permite a possibilidade de que todas as patentes concedidas após 1º de março de 2008 possam qualificar-se para tal compensação.
No entanto, o cumprimento dos demais requisitos listados no novo Artigo 27 da Lei 20-00, conforme alterado pelo Artigo 2 da Lei 424-06, requer uma análise aprofundada das circunstâncias de cada patente. Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail hello@moellerip.com.
