El Tribunal Superior Administrativo (TSA) de la República Dominicana otorga el máximo plazo de 3 años de extensión de la vigencia de una patente solicitada en 2005 por demoras injustificadas durante su trámite que duró casi 16 años.
El equipo del Departamento de Legales de Moeller IP, trabajando con experimentados colegas locales, alcanzó una importante decisión favorable para su cliente, que creemos puede ser de interés para aquellos que enfrenten situaciones similares.
Hechos Relevantes del Caso
El 26 de agosto de 2005, Bayer Healthcare LLC (en adelante «BAYER») presentó una solicitud de patente de invención ante la ONAPI para proteger una invención consistente en una preparación farmacéutica y el procedimiento para su preparación.
Luego de casi dieciséis (16) años durante los cuales se realizaron varios análisis técnicos y se resolvieron distintos recursos administrativos presentados en el trámite de la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) concedió la patente el 29 de abril de 2021 con una duración de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, improrrogables según la letra original del Artículo 27 de la Ley Número 20-00.
El 29 de junio de 2021, BAYER presentó ante la ONAPI una «solicitud de compensación de plazo de vigencia de la patente, por tres (3) años más», la cual fue denegada el 5 de julio de 2021. El principal argumento de la ONAPI fue que solo era posible invocar la figura de la compensación del plazo respecto de aquellas solicitudes que hubiesen tenido fecha de presentación nacional a partir del 1ro de marzo de 2008, por ser esa la fecha de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio celebrado entre República Dominicana, los Estados Unidos y varios países de América Central, conocido como DR-CAFTA, así como por aplicación del Artículo 110 de la Constitución de la República que establece el Principio de Irretroactividad de la Ley.
El 28 de julio de 2021, BAYER presentó ante la Directora del Departamento de Invenciones de la ONAPI un recurso de apelación por vía administrativa que fue rechazado el 23 de febrero de 2023 con los mismos argumentos previamente utilizados por la ONAPI.
Esa decisión fue apelada por BAYER el 5 de julio de 2023, dando origen a la decisión que estamos comentando aquí y que fue emitida el 26 de marzo de 2024 por la Sala Primera del TSA.
La Decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA)
El TSA citó primero el Artículo 52 de la Constitución Dominicana que reconoce y protege “el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley».
Luego, el TSA analizó no solo el Artículo 27 de la Ley Número 20-00 utilizado por la ONAPI para justificar su decisión de denegar el pedido de compensación, sino también el Artículo 2 de la Ley Número 424-06 de Implementación del DR-CAFTA, que modificó el Artículo 27 de la Ley Número 20-00 al introducir la figura de la compensación del plazo de vigencia de una patente por retrasos injustificados no imputables al solicitante.
Holding de la Decisión y Aplicación al Caso Concreto
En el párrafo número 33 de su decisión, el TSA emitió el holding del caso con mucha claridad:
«Es correcto sostener que la fecha de concesión de la patente es la determinante para la solicitud de compensación del plazo de vigencia, y esto se fundamenta en una lógica sólida, debido a que no se puede prorrogar un plazo que aún no ha sido otorgado. Por lo tanto, la fecha de concesión de la patente se convierte en el punto de referencia lógico para la solicitud de compensación del plazo de vigencia, ya que es en este momento cuando se materializa el derecho sobre el cual se basa la solicitud de prórroga.»
Como resultado de esta decisión, el 4 de julio de 2024, la Directora del Departamento de Invenciones de la ONAPI emitió la Resolución No. 200-2024 mediante la cual se concede a la patente No. P2005000169 de BAYER el plazo máximo de compensación permitido, que es de 3 años, por lo que la misma continuará vigente hasta el 26 de agosto de 2028.
Aplicación del Holding a Otros Casos Similares
La confirmación del TSA sobre la relevancia de la fecha de la concesión, en lugar de la fecha de presentación de la solicitud de una patente cuya vigencia se desea extender por haber sufrido demoras injustificadas durante su trámite, permite concluir que el universo de posibles casos en los que se podría solicitar dicha compensación abarcaría a todas las patentes concedidas luego del 1 de marzo del 2008.
Para que proceda la extensión de la vigencia, se deberán cumplir con el resto de los requisitos enumerados en el nuevo Artículo 27 de la Ley 20-00, luego de ser reformado por el Artículo 2 de la Ley 424-06. Esto requiere de un minucioso análisis de las circunstancias de cada trámite de solicitud de patente. Los invitamos a contactarnos con sus consultas en hello@moellerip.com.
